O registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não é suficiente para afastar a concorrência desleal quando não há dúvidas de que a marca já era empregada por outra empresa.
Com base em tal entendimento, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou a decisão da 3ª Vara Cível de Franca (SP), proferida pela juíza Adriana Gatto Martins Bonemer, que reconheceu a prática de concorrência desleal no uso indevido de marca por uma empresa vinculada à ex-sócia da Autora da ação.
A Autora e a Ré eram, inicialmente, sócias em uma empresa de calçados iniciada em 2018. Ocorre que houve a dissolução da sociedade e a Ré passou a utilizar a marca em um novo empreendimento do mesmo setor. Isso resultou na negação de acesso da autora ao domínio do site, às mídias sociais e a outras plataformas relacionadas ao negócio.
Nos autos, restou comprovado que a Autora utilizava o sinal distintivo em suas atividades comerciais no ramo de calçados e confecções, muito embora não tenha registrado o termo como marca.
Assim, a Ré da ação fora proibida de utilizar a marca em meios físicos ou virtuais, bem como a devolver o domínio do site e de outras plataformas de venda, sem prejuízo da realização da compensação por lucros cessantes, cujo montante será determinado na liquidação da sentença.
No cenário empresarial, é comum que muitos empreendedores adiem o processo de registro de suas marcas no INPI. Essa procrastinação abre espaço para que pessoas de má fé se aproveitem da situação e efetuem o registro junto ao órgão antes dos proprietários legítimos.
Como resultado, acabam recebendo notificações que apontam a transferência dos direitos de propriedade da marca para terceiros, ficando à beira de perder o direito de utilizar o ativo mais valioso de seu empreendimento.
No caso paradigma, dois temas estão intrinsecamente relacionados: os direitos provenientes do registro e a concorrência desleal.
O registro da marca assegura ao seu detentor o direito de explorar comercialmente a marca, bem como de impedir que terceiros imitem, reproduzam, importem ou vendam produtos com a marca sem a devida autorização.
Em que pese a proteção proporcionada pelo registro, a Lei Marcária permite exceções ao direito de exploração, fazendo com que a barreira protetiva seja flexibilizada em circunstâncias especiais.
Diante da situação em que um empresário de boa-fé não tenha realizado o registro de sua marca no INPI, é possível preservar o seu direito sobre a marca mediante a prova da exploração comercial prévia do sinal distintivo no mercado.
Tal entendimento está expressamente fixado na parte final do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial que prevê que “Ao titular da marca é assegurado o direito de uso exclusivo no território nacional, observado o disposto nesta Lei, e ressalvados os direitos adquiridos de terceiros, inclusive os decorrentes de uso anterior ou de registro anterior no País”.
Dessa forma, a fim de reverter a situação e preservar os direitos sobre sua marca, o empreendedor deve reunir, no bojo de um processo judicial, provas que evidenciem o uso anterior da marca no mercado. Isso pode incluir notas fiscais, contratos, anúncios e campanhas publicitárias, registros em redes sociais e outros documentos correlatos.
É crucial observar que, mesmo diante de provasrável grau de subjetivismo inerente à própria área jurídica respectiva. substanciais de utilização prévia, não é possível assegurar a decisão que será tomada pelo magistrado, uma vez que o Direito Marcário é caracterizado por um conside
Destarte, a salvaguarda advinda da exploração prévia não é equiparável em força à proteção conferida pelo registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O empresário pode enfrentar desafios consideráveis na tentativa de obstruir o uso não autorizado da marca por terceiros.
Dessa forma, a orientação primeira é de SEMPRE realizar o registro da marca no INPI o quanto antes, visando assegurar sua efetiva proteção, conforme preconiza a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que disciplina direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Estagiária no Barbosa Bezerra Lima Advocacia, Pesquisadora em Direito, Economia e Mercados, Especialista em Propriedade Intelectual pela WIPO, Pós Júnior da Ágora - Consultoria Jurídica, Voluntária na Rede Mulher Empreendedora e Integrante do Grupo Mulheres no Tributário.
